Права на знак без регистрации: common law в США и споры с бывшими партнёрами

Право на название игры в США возникает двумя путями:

• Первый: заявка в патентное ведомство и запись в федеральном реестре.
• Второй: если вы продаёте игру под этим названием, у вас появляются права из использования, так называемые common law rights. Они слабее регистрации, но их часто хватает, чтобы отбить чужую заявку на ваше же название.

Бывает, бывший партнёр, сотрудник либо соавтор решает, что название придумал он, и регистрирует его на себя. Ниже разбираем, как работают права без регистрации, реальный спор и порядок действий, если кто-то уже подал заявку на ваше название.

Две системы охраны в США: регистрация и использование

В большинстве стран товарный знак охраняется после регистрации. В США система устроена иначе: федеральная регистрация там существует параллельно с правами, которые возникают из самого использования знака в торговле. Ведомство USPTO предупреждает: если знак используется не по всей стране, такие права, возможно, удастся защитить только там, где он реально используется.

Незарегистрированное название защищает федеральный закон о товарных знаках (Lanham Act). Его раздел 43(a) позволяет подать иск против любого, кто использует слово, имя или символ так, что это вводит покупателей в заблуждение об источнике товара. Наличие регистрации для такого иска не требуется.

Регистрация даёт больше. Если знак в итоге зарегистрируют, подача заявки считается конструктивным использованием знака и даёт приоритет на всей территории США. Закон называет три исключения, и на первом держится вся защита без регистрации: приоритет не действует против того, кто начал использовать знак раньше даты подачи и не отказался от него. Два других касаются тех, кто раньше подал собственную заявку в США или за рубежом.

Чужое использование учитывается и при регистрации. Закон запрещает регистрировать знак, сходный с тем, который ранее использовался в США другим лицом и не был им оставлен. Эксперт ведомства на практике сверяет заявку с реестром, поэтому о незарегистрированном использовании USPTO обычно узнаёт от самого правообладателя, когда тот подаёт оппозицию. На этой норме строятся оппозиции и заявления об отмене, когда у одной из сторон регистрации нет. В суде та же сторона опирается на раздел 43(a).

WorldBox: как разработчик отбил своё название без регистрации

Эта история из нашей практики, наш клиент сам рассказывал о ней на Reddit. Инди-разработчик с 2012 года делал песочницу-симулятор бога WorldBox. 10 октября 2018 года игра вышла в Google Play и к моменту рассмотрения спора набрала больше 10 миллионов загрузок. Товарного знака у него не было.

В 2019 году к нему на конференции подошёл человек, который предлагал купить игру и потом на протяжении нескольких месяцев возвращался с новыми предложениями. Разработчик отказывался. Позже выяснилось, что компания Stavrio Ltd, связанная с этим покупателем, подала заявки на название WorldBox во многих странах, включая США, и выпустила в Google Play клон под названием God Simulator.

Американская заявка Stavrio была подана 29 сентября 2020 года по намерению использовать знак, без реальных продаж. Собственную заявку разработчик подал 20 октября 2020 года, на три недели позже. По одним датам подачи приоритет был бы у Stavrio. 9 апреля 2021 года разработчик подал оппозицию в Совет по товарным знакам и апелляциям USPTO (TTAB). Основание — права из более раннего использования названия для игр.

8 февраля 2023 года TTAB поддержал оппозицию. Совет принял показания разработчика о том, что игра доступна в Google Play с октября 2018 года, и признал за ним приоритет: дата подачи заявки Stavrio оказалась позже реального использования. Знаки идентичны, товары тесно связаны, поэтому совет счёл смешение вероятным. В регистрации отказали, заявка Stavrio признана оставленной.

Одна деталь из решения пригодится тем, кого ждет похожий спор. Довод разработчика о том, что Stavrio обманула ведомство, назвав себя владельцем знака, совет рассматривать не стал. Заявку по намерению использовать закон разрешает подавать и тому, кто не владеет знаком, поэтому утверждение «заявитель солгал о владении» не сработало. Решил дело приоритет, подтверждённый доказательствами.

США были самым сложным фронтом из нескольких. Мы оспаривали заявки этого покупателя и в Австралии, и в Корее, и в Китае, и везде доказывали одно: игра существовала, была популярна и в неё играли задолго до чужих заявок.

Такие споры сложнее обычной оппозиции. Когда у вас есть регистрация, вы показываете номер и дату, и разговор короткий. Без регистрации каждую дату приходится доказывать: когда игра появилась в сторе, сколько у неё было игроков, где о ней писали. WorldBox выиграл, потому что игра была популярна и у разработчика хватило ресурсов на долгую борьбу. Далеко не у каждой студии они есть, поэтому мы советуем регистрировать название заранее.
— Оценка Futura Digital

Что делать, если на ваше название подали заявку

Порядок действий почти одинаков, кто бы ни стоял за заявкой: недобросовестный конкурент, бывший партнёр или компания, которая придумала то же название независимо от вас.

_{ШАГ 1 — Разобрать чужую заявку}

Найдите её в реестре и выпишите дату подачи, основание (реальное использование или намерение), классы и перечень товаров, стадию рассмотрения. От стадии зависит инструмент: до регистрации подаётся оппозиция, после регистрации — заявление об отмене. Реестры USPTO, EUIPO и большинства национальных ведомств открыты, но сходство по классам и формулировкам лучше оценивать вместе с патентным поверенным.

_{ШАГ 2 — Собрать доказательства использования}

Нужно показать, что название использовалось раньше даты чужой заявки и использовалось непрерывно. Что обычно идёт в дело:

• Предложения к продаже: страницы игры в Steam, App Store, Google Play с датами публикации, история цен и релизов
• Сайт игры и соцсети с датированными постами
• Отзывы игроков, публикации в прессе, стримы и видео с упоминанием названия
• Реклама и маркетинговые материалы
• Статистика: число игроков и загрузок по странам, как долго в игру играют (данные вашей аналитики и сторонних сервисов, например AppMagic)

В деле WorldBox решили письменные показания разработчика, распечатки страниц из интернета и данные о загрузках в Google Play. Для США важна география: права из использования действуют там, где у вас есть игроки и продажи.

_{ШАГ 3 — Уложиться в срок оппозиции}

После публикации заявки у третьих лиц есть окно для возражений. В США это 30 дней с даты публикации: по письменной просьбе срок продлевают ещё на 30 дней, дальнейшие продления даются по уважительной причине. В Евросоюзе оппозицию против заявки на знак ЕС подают в течение трёх месяцев после публикации. Пропустить окно легко, поэтому чужие заявки на ваше название стоит отслеживать постоянно: раз в год проверять мало.

_{ШАГ 4 — Если знак уже зарегистрирован, требовать отмены}

В США заявление об отмене по мотиву более раннего использования и вероятности смешения можно подать в течение пяти лет с даты регистрации. После этого круг оснований сужается, например: знак стал родовым названием, оставлен владельцем, получен обманным путём. В ЕС знак признают недействительным, если заявитель действовал недобросовестно при подаче, или на основании более раннего права на незарегистрированное обозначение. Учтите и обратный срок: владелец более раннего права, который пять лет подряд терпел использование более позднего знака ЕС и знал о нём, теряет возможность оспорить его на основании своего права, если только более поздний знак не был заявлен недобросовестно.

_{ШАГ 5 — Подать собственную заявку}

Оппозиция убирает чужую заявку, но регистрации вам не даёт. Подайте свою на те же ключевые рынки, и следующий спор начнётся с вашего номера в реестре. С зарегистрированным знаком проще бороться и с нарушителями на платформах: клонами, неофициальными модами, читами.

Если игра уже на рынке, а кто-то подал заявку на сходное название, главный инструмент — оппозиция. В неё идут предложения к продаже, страницы в сторах, отзывы, которые подтверждают известность названия, реклама, статистика по игрокам на этом рынке. У действующей игры всё это обычно уже есть, вопрос только в том, чтобы собрать доказательства до истечения срока.
— Оценка Futura Digital

Защита без товарного знака в Европе и Китае

В Евросоюзе нет общеевропейского права на незарегистрированный знак. Регламент о знаке ЕС разрешает возражать против заявки на основании незарегистрированного знака или иного обозначения, которое используется в обороте и имеет значение больше местного, но само право оценивается по закону конкретной страны. В Германии, например, право на знак без регистрации возникает, если обозначение приобрело известность у потребителей, а отдельно охраняются названия произведений (Werktitel). Доказать такую известность заметно сложнее, чем американское использование.

Для споров с партнёрами в регламенте ЕС есть полезная норма. Владелец знака может возразить, если его агент или представитель подал заявку на этот знак на себя без согласия владельца. Норма рассчитана на дистрибьюторов и представителей, с которыми у владельца были договорные отношения.

Насколько разными бывают исходы, видно по Wordle. Игру создал Джош Уордл, в начале 2022 года её купила The New York Times. 1 февраля 2022 года и газета, и немецкий автор головоломок Штефан Хайне подали заявки, дающие охрану WORDLE в Германии. Суд Гамбурга решил, что у заявок, поданных в один день, одинаковый приоритет, а недобросовестность Хайне газета не доказала. В мае 2026 года апелляционный суд Гамбурга, по опубликованному обзору, тоже не признал за газетой приоритета: до 1 февраля 2022 года игра была бесплатной и без коммерческой цели, поэтому её название не получило охраны как название произведения. В Великобритании ведомство признало недействительной регистрацию Хайне в Великобритании: The New York Times выиграла на основании своего незарегистрированного обозначения и недобросовестности заявителя, хотя собственного британского знака у неё не было. У Хайне там была международная регистрация с указанием Великобритании. В британском праве незарегистрированное обозначение защищает институт passing off.

В Китае действует принцип «кто первый подал». Права из использования там помогают в узких случаях, когда удаётся доказать, что знак уже использовался в Китае и получил там известность. Если Китай для игры важен, регистрироваться туда нужно заранее, в том числе в переводе или транслитерации на китайский.

Профилактика: знак на компанию и договоры с партнёрами

Самый быстрый способ закрыть риск спора с партнёром — зарегистрировать знак на компанию. Если бренд принадлежит юрлицу, партнёр уже не сможет зарегистрировать его на себя лично. Когда подавать заявку, мы разбирали в статье «Регистрация товарного знака на игру: когда подавать заявку». Если же претензия пришла от владельца чужого бренда, который вы используете в игре, это отдельная тема, о ней статья «Чужие бренды и машины в игре».

Вторая линия защиты — договоры. Практика показывает, что без них суд будет восстанавливать, кто что придумал и оплатил, по косвенным признакам. Что стоит закрепить письменно в договорах с партнёрами и сотрудниками, а если название придумывал соавтор, то и в договоре с автором:

• Переход к компании прав на название, логотип и любые заявки на знак, поданные в связи с проектом
• Обязательство не подавать заявки на название и сходные обозначения на себя и не оспаривать знаки компании
• Конкретный список обозначений, территорий и срок действия ограничений
• Порядок передачи знака, если кто-то всё же подал заявку на себя

Право, которому подчинён договор, имеет значение. В России обязательство не регистрировать название на себя, по нашей оценке, скорее всего окажется неэффективным. Закон признаёт ничтожными отказ гражданина от правоспособности и сделки, направленные на её ограничение, а российские суды в таких вопросах консервативны. Широкое обязательство «никогда и нигде не регистрировать» там, скорее всего, не исполнят. В США шансы, что конкретное обязательство исполнят, заметно выше, но и там его нужно ограничить территорией и сроком.

Чем шире обязательство, тем выше шанс, что его признают недействительным. Обязательство не регистрировать конкретные названия в конкретных странах на ограниченный срок работает лучше, особенно когда оно привязано к понятному обмену: доле в проекте, оплате, трудовому договору. Но договор — это страховка на случай спора. Регистрация знака на компанию до выхода игры снимает сам повод для такого спора.
— Оценка Futura Digital

Коротко

Если игра уже продаётся, а знака нет, права на название у вас всё равно есть, особенно в США. Их нужно уметь доказать: соберите датированные страницы в сторах, статистику и публикации, следите за чужими заявками и подавайте оппозицию в срок. За пределами США такие права слабее, поэтому для ключевых рынков регистрация товарного знака на компанию остаётся самым надёжным вариантом.

Мы ведём оппозиции и споры о названиях игр в разных юрисдикциях и помогаем выстроить защиту интеллектуальной собственности студии до релиза. Если на ваше название уже подали заявку, приходите с номером заявки: подскажем, что можно сделать и в какие сроки.